I primi sei mesi di operatività del Tribunale Unificato dei Brevetti (entrato in vigore il 1° giugno 2023) confermano l’atteggiamento prudente che era lecito attendersi dagli operatori chiamati a confrontarsi con il nuovo sistema di litigationpaneuropea.
Secondo le stime fornite dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (ultimo aggiornamento: novembre 2023), quasi due terzi dei brevetti europei (circa 570.000 brevetti su un totale di quasi 845.000) sono stati esclusi dalla competenza esclusiva del TUB, un dato che tuttavia non appare di per sé conclusivo, dal momento che durante il periodo transitorio – 7 anni dall’entrata in vigore del sistema brevettuale unitario – l’opt-out può essere revocato in ogni momento, salvo il caso di controversia promossa nelle more dinanzi ad un Tribunale nazionale.
D’altro canto, se per le imprese titolari di un ampio portafoglio brevettuale – tipicamente le multinazionali in campo chimico-farmaceutico o del settore dell’elettronica – una simile cautela è giustificata dai maggiori rischi connessi alle controversie dinanzi al TUB, donde la necessità di un’accurata attività di patent pruning volta a selezionare i brevetti in grado di resistere ad un’azione di nullità “centralizzata” da parte dei competitor, per le organizzazioni titolari di portafogli meno estesi (dunque, la quasi totalità delle piccole e medie imprese italiane), pesano ovviamente altri fattori: dall’assenza di prassi uniformi e orientamenti giurisprudenziali consolidati, che non consente di azzardare previsioni circa l’esito di una vertenza, alla lingua dei procedimenti – nelle cause di nullità del brevetto inderogabilmente la lingua in cui è stato concesso il titolo, quindi inglese, francese o tedesco – sino agli elevati costi di accesso alla nuova Corte, assolutamente fuori scala se comparati alle court fees delle Sezioni Specializzate italiane[1].
Non sorprende, quindi, la scelta “conservativa” di escludere – o quantomeno di rimandare – la competenza esclusiva del TUB, attribuendo così cognizione piena ai Tribunali nazionali. I quali, peraltro, non sono neppure tenuti a fare applicazione delle disposizioni di diritto sostanziale contenute nell’accordo istitutivo del TUB, come precisato in una nota interpretativa del Comitato Preparatorio[2].
Ancor meno sorprendente, il fatto che la stragrande maggioranza delle pronunce sin qui rese dal TUB provenga dalla Divisione centrale di Monaco di Baviera e dalle altre divisioni locali tedesche: alla data del 30 novembre 2023, il TUB registrava un totale di 78 decisioni emesse, metà delle quali rese dalla Divisione centrale di Monaco di Baviera. Considerando anche le decisioni emesse dalle Divisioni locali di Amburgo (7) e Düsseldorf (6), circa due terzi delle sentenze sono state pronunciate in Germania. Segue la Divisione locale di Milano (un totale di 9 decisioni emesse alla fine di novembre 2023) che risulta tra le più attive, dopo quelle tedesche, soprattutto in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva.
Considerato che di regola la lingua del procedimento in primo grado davanti alle divisioni locali è quella dello Stato che ospita la divisione locale, la distribuzione linguistica delle vertenze riflette sinora la primazia della Germania: il 53% dei casi è trattato in tedesco, a seguire l’inglese con il 34%, l’italiano al 7%. Se si considerano le sole cause di contraffazione, più di due terzi delle controversie “parla” tedesco.
A livello giurisprudenziale, tra le decisioni sin qui emesse dal Tribunale – liberamente disponibili alla consultazione sul sito ufficiale della Corte – emerge un primo contrasto di orientamenti in ordine alla corretta interpretazione della Rule 262 delle Rules of Procedure (“RoP”) , norma che se da un lato prevede la libera pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze del TUB (punto a); dall’altro condiziona l’accesso alle memorie di parte e alle prove depositate nel corso dei procedimenti ad una richiesta motivata degli interessati (punto b), senza tuttavia fornire indicazioni circa la consistenza di tale motivazione.
Sulla questione si è espressa, in due decisioni[3], la Divisione centrale di Monaco negando l’accesso agli atti richiesto, in un caso, da parte di un terzo interessato al brevetto dedotto in lite e alla sua validità, nell’altro, per finalità di studio e formazione. In entrambe le decisioni, la Corte ha precisato che la motivazione alla base dell’accesso agli atti a norma della Rule 262(b) deve essere legittima, concreta e verificabile, ed ha così escluso che il mero interesse personale o professionale di un terzo estraneo al procedimento possa giustificare l’ostensione degli atti di causa. In senso diametralmente opposto si è pronunciata pochi giorni dopo la Divisione regionale baltica[4], sulla scorta del principio generale espresso dall’art. 45 dell’Accordo istitutivo del TUB, in base al quale i procedimenti sono aperti al pubblico, a meno che il Tribunale non decida di renderli riservati nell’interesse di una delle parti o nell’interesse generale della giustizia o dell’ordine pubblico. La Corte ha quindi osservato che a fronte di un interesse “credibile” del terzo ad accedere agli atti di causa, l’ostensione può essere negata solo per tutelare il superiore interesse alla riservatezza documentato dalla parte interessata. La regola, quindi, è nel senso del libero accesso agli atti di causa, purché sulla base di una motivazione credibile del richiedente. La decisione della Divisione regionale baltica è stata impugnata in appello, cosicché sarà la Corte d’appello del TUB a comporre le interpretazioni divergenti delle Divisioni di prima istanza.
Altra significativa pronuncia ha riguardato l’interpretazione dell’art. 33, par. 4, dell’Accordo istitutivo, regola che determina uno “spostamento” di competenza in favore della Divisione locale già adita per l’azione di contraffazione, anche delle successive azioni di nullità o di accertamento negativo della contraffazione (di regola di competenza della Divisione centrale) qualora abbiano ad oggetto il medesimo brevetto e siano state proposte tra le stesse parti. Qui la Divisione centrale di Parigi[5] ha chiarito che, conformemente al diritto nazionale applicabile alla fattispecie (il diritto italiano, a norma dell’art. 46 dell’Accordo istitutivo), l’appartenenza di due o più società ad un medesimo gruppo, anche laddove implichi la gestione di attività economiche coordinate, non è idonea a determinare l’esistenza di un nuovo soggetto di diritto o di un centro d’imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la propria distinta personalità giuridica. Ha pertanto escluso l’applicabilità dell’art. 33, par. 4, dell’Accordo ove le azioni separatamente promosse dinanzi alla Divisione centrale e alla Divisione locale siano state instaurate da imprese diverse, pur appartenenti al medesimo gruppo societario.
Di obiettivo rilievo, per quanto controversa e quindi suscettibile di essere riformata in appello, anche la decisione della Divisione locale di Helsinki[6] in merito all’applicabilità del periodo transitorio – con annessa facoltà di opt-out e di revoca dello stesso – ai brevetti che fossero già sub iudice dinanzi al Tribunale nazionale alla data di entrata in vigore del TUB. In conformità all’art. 83, par. 4, dell’Accordo istitutivo e alla Rule 5.8 delle RoP, la Corte ha precisato che l’opt-out esercitato durante il periodo di tre mesi (c.d. sunrise period) che ha preceduto l’entrata in vigore del TUB, ben poteva riguardare brevetti per i quali fossero all’epoca pendenti contenziosi dinanzi ai competenti Tribunali nazionali. Tuttavia, una volta esercitato l’opt-out, la pendenza del giudizio nazionale, ancorché iniziato anteriormente all’entrata in vigore del TUB, impedisce la revoca dell’opt-out (e con essa il ripristino della competenza del TUB), in applicazione della Rule 5.8[7], il cui tenore letterale, secondo l’interpretazione della Divisione locale di Helsinki, non consente di distinguere ai fini della revoca dell’opt-out tra contenziosi nazionali instaurati prima o dopo l’entrata in vigore del TUB. La Corte ha aggiunto che tale interpretazione non contrasta con il principio di irretroattività dei trattati di cui all’art. 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, giacché, per un verso, le disposizioni in esame erano applicabili anche prima dell’entrata in vigore del TUB, siccome ricomprese nel Protocollo sull’applicazione provvisoria dell’Accordo istitutivo che consentiva di esercitare l’opt-out durante il sunrise period, quindi prima del 1° giugno 2023; per altro verso, l’art. 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati fa espressamente salvi atti, fatti e situazioni che non abbiano cessato di esistere alla data di entrata in vigore del trattato, inclusi evidentemente i contenziosi nazionali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del TUB.
Merita, infine, di essere segnalata una delle primissime decisioni rese dalla Divisione Locale di Milano[8], che ha autorizzato la descrizione inaudita altera parte di prodotti contraffattori nel corso di una esposizione fieristica internazionale, ai sensi delle Rules 192 e ss. che disciplinano i procedimenti cautelari di istruzione preventiva. La decisione mette in luce come, ai fini della valutazione del fumus boni iuris dell’istanza cautelare, il ricorrente debba dar prova anche della validità del titolo e che lo stesso non sia soggetto ad opposizione pendente dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti; inoltre, prima di concedere la misura, il Tribunale è chiamato a verificare che, in relazione al brevetto azionato, non sia stata anteriormente depositata dal resistente una lettera di protezione, che preclude l’emissione del provvedimento inaudita altera parte. Infine, particolare attenzione è dedicata al profilo della proporzionalità tra le opposte esigenze, dovendo la Corte effettuare un bilanciamento dei contrapposti interessi, tenendo in considerazione il potenziale rischio di danno, nel caso di concessione della descrizione, a carico del resistente, ovvero in caso di diniego della misura a carico del ricorrente. Nella fattispecie, la Divisione locale di Milano ha concesso la misura cautelare ritenendo prevalente il rischio di perdere irreparabilmente il diritto alla prova da parte del ricorrente, rispetto a quello del resistente di subire la descrizione.
[1] I diritti processuali di iscrizione necessari per il funzionamento del TUB sono composti da una parte fissa (fixed fee) abbinata ad una parte variabile (value-based fee) al di sopra di una soglia predefinita. La fixed fee dovuta per un’azione di nullità (revocation action) è pari ad Euro 20.000,00, mentre la tassa fissa per l’iscrizione a ruolo di una causa di contraffazione (infringement action) è pari ad Euro 11.000,00. Si veda il documento “Table of Court fees” redatto dal Comitato Amministrativo del TUB, disponibile sul sito ufficiale della Corte all’indirizzo https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf.
[2] Disponibile sul sito ufficiale del TUB all’indirizzo: https://www.unified-patent-court.org/en/news/interpretative-note-consequences-application-article-83-upca
[3] Decisione n. 550152 del 20 settembre 2023 nel caso Sanofi-Aventis/Amgen (procedimento n. 1/2023); Decisione n. 552745 del 20 settembre 2023 nel caso Astellas/Healios et al. (procedimento n. 75/2023)
[4] Decisione n. 543819 del 17 ottobre 2023 nel caso Ocado Innovation/Autostore (procedimento n. 11/2023)
[5] Decisione n. 578356 del 13 novembre 2023 nel caso Edwards Lifesciences/Meril Italy (procedimento n. 255/2023)
[6] Decisione n. 572699 del 20 ottobre 2023 nel caso AIM Sport Vision/Supponor (procedimento n. 214/2023)
[7] La Rule 5.8 dispone testualmente: “In the event that an action has been commenced before a court of a Contracting Member State in a matter over which the Court also has jurisdiction pursuant to Article 32 of the Agreement in respect of a patent or application contained in an Application to withdraw, prior to the entry of the Application to withdraw in the register or any time before the date pursuant to paragraph 5, the Application to withdraw shall be ineffective in respect of the patent or application in question, irrespective of whether the action is pending or has been concluded”.
[8] Decisione n. 500982 del 14 giugno 2023 nel caso Oerlikon Textile/Bhagat Group (procedimento n. 141/2023).