Lo scorso 28 febbraio, poco meno di un mese dopo l’approvazione da parte della Commissione Giuridica, il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura, con alcuni emendamenti, la Proposta di Regolamento della Commissione Europea in materia di brevetti essenziali pubblicata il 27 aprile 2023.
Per brevetto essenziale o SEP (Standard Essential Patent) si intende un brevetto che copre una tecnologia adottata come standard dall’industria e che, pertanto, può essere fonte di elevatissimo potere di mercato per il titolare. Infatti, quando una delle specifiche tecniche di uno standard è protetta da un brevetto per invenzione, il brevetto in questione diviene una risorsa essenziale per tutti coloro che intendono implementare lo standard, essendo necessario ottenere una licenza su tale brevetto per poter produrre apparecchi o sistemi compatibili con lo standard medesimo. Il rischio di abusi anticoncorrenziali da parte dei titolari dei brevetti SEP è quindi particolarmente significativo e forma oggetto di una ormai cospicua giurisprudenza in tema di conflitto tra esclusive brevettuali e diritto antitrust, il cui “stato dell’arte” si rinviene nella nota Sentenza della CGUE Huawei.
Standard tecnici tipicamente interessati da brevetti essenziali sono quelli della connettività e delle telecomunicazioni (3G, 4G, 5G, GPRS, UMTS, ADSL, Wi-Fi, Bluetooth, Internet of things – IOT, ecc.), quelli dell’informazione, dell’emittenza e dell’audiovisivo (protocolli radio, TV, CD-ROM. DVD ecc.) e quelli delle comunicazioni e reti satellitari.
Uno standard tecnologico può affermarsi a seguito di concorrenza tra tecnologie rivali, o anche a seguito di un’imposizione da parte di istituzioni pubbliche a ciò preposte, come ad esempio l’International Organization for Standardisation (ISO)e lo European Committee for Standardization (CEN), ma più frequentemente l’adozione di uno standard è frutto dell’attività svolta da organismi di standardizzazione (c.d. “standard setting organizations”), costituiti o comunque partecipati dalle imprese attive sui mercati interessati, il più importante dei quali a livello europeo è l’ETSI (European Telecommunication Standardization Institute).
Alla luce del significativo potere di mercato che l’inclusione di una tecnologia brevettata può conferire al titolare del relativo brevetto SEP, tutti gli organismi di standardizzazione oggi prevedono degli obblighi specifici cui i propri membri devono attenersi nella gestione dei propri diritti IP. Tali “IPR policies”, oltre ad imporre ai partecipanti all’attività di standardizzazione di comunicare preventivamente i diritti IP da essi detenuti che potrebbero risultare essenziali per l’implementazione dello standard in via di definizione, richiedono ai partecipanti di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza tutti i diritti IP essenziali per l’implementazione dello standard di cui dovessero risultare titolari, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (“fair, reasonable and non-discriminatory terms” – da cui il noto acronimo“FRAND”).
A fronte di uno scenario concorrenziale poco trasparente – non esiste, allo stato, un registro o un database ufficiale dei brevetti SEP né delle condizioni FRAND – caratterizzato da forti asimmetrie strutturali (solamente nel settore delle telecomunicazioni, la stragrande maggioranza dei brevetti SEP è nelle mani di un novero molto ristretto di operatori del mercato globale, tra cui Huawei, Samsung, Qualcomm, Apple, ecc.), la proposta di Regolamento intende, quindi, migliorare il sistema di concessione di licenze per i brevetti SEP e, contestualmente, mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme tecniche e l’utilizzo generalizzato delle tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell’Internet of Things.
In estrema sintesi, la proposta prevede l’istituzione di un Centro di Competenza per i brevetti SEP in seno all’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con il compito di: (i) creare e gestire un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP; (ii) creare ed amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP; (iii) impostare e amministrare una procedura non vincolante per la determinazione delle condizioni FRAND, ivi comprese la quantificazione c.d. royalties aggregate in presenza di famiglie di brevetti, anche detenute da una pluralità di titolari, e relative misure di trasparenza.
L’impianto della proposta ha tuttavia evidenziato sin da subito non poche criticità, cui i recenti emendamenti al testo da parte del Parlamento Europeo non sembrano aver posto adeguato rimedio. Il profilo più controverso è certamente rappresentato dalla procedura di conciliazione obbligatoria preliminare a qualunque contenzioso in caso di violazione di brevetto SEP e determinazione degli impegni FRAND per la concessione di licenza (art. 34). Tale procedura – che può essere avviata tanto dal titolare del brevetto SEP quanto dal relativo utilizzatore – deve essere conclusa entro 9 mesi dalla presentazione della richiesta al Centro di Competenza e costituisce una vera e propria condizione di procedibilità per l’accesso alla tutela giudiziale, con la conseguenza che per l’intera durata della procedura il titolare del brevetto SEP non potrà agire per contraffazione ai danni dell’utilizzatore, salvo il caso di chiusura anticipata del procedimento qualora l’utilizzatore non riscontri la richiesta di avvio della procedura ovvero informi il Centro di Competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, o di non impegnarsi a rispettarne l’esito.
In un simile scenario, non è difficile immaginare che l’utilizzatore abusivo del brevetto SEP non avrà alcun interesse ad una celere definizione della procedura per la determinazione della licenza FRAND e tenderà a prolungarla fino alla sua naturale scadenza (9 mesi) per poter beneficiare al massimo dell’effetto protettivo contro i contenziosi. A maggior ragione se si considera che in pendenza della procedura, è altresì precluso l’accesso alle misure cautelari dell’inibitoria e del sequestro dei prodotti in violazione del brevetto SEP, potendo il titolare avvalersi dei soli provvedimenti provvisori di natura finanziaria (notoriamente poco efficaci in caso di contraffazione brevettuale).
Sotto questo profilo, si è da più parti sottolineato come un divieto di quasi un anno per il titolare del brevetto SEP di agire in giudizio, risulti contrario al principio di protezione della proprietà intellettuale di cui all’art. 17.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, come pure al diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria previsto dall’art. 47 della Carta. Si rischia così di “svuotare” il contenuto della protezione brevettuale, che consiste pur sempre in uno ius excludendi alios relativamente allo sfruttamento dell’invenzione, con l’effetto di rendere meno attrattivo il ricorso al brevetto.
Inoltre, l’introduzione di una procedura di conciliazione obbligatoria per la determinazione della licenza FRAND, con divieto di agire in giudizio per l’intera durata del procedimento, sembra contraddire gli esiti della sentenza Huawei: in tale occasione, la CGUE ha ribadito che l’esercizio di un’azione di contraffazione da parte del titolare di un brevetto SEP non costituisce, di per sé, un abuso di posizione dominante e che eventuali comportamenti anticoncorrenziali devono essere valutati con un approccio case by case; al contrario, la proposta di Regolamento, nel precludere il ricorso ad azioni giudiziali durante la procedura per la determinazione dell’impegno FRAND, finisce per dar luogo ad una sorta di presunzione legale per cui un’azione di contraffazione avviata prima di iniziare la procedura o nel corso della stessa, costituisce automaticamente un abuso di posizione dominante da parte del titolare del brevetto SEP.
Perplessità sono state sollevate anche in relazione alle numerose funzioni-chiave assegnate al Centro di Competenza istituendo presso l’EUIPO. Quest’ultimo possiede indiscussa esperienza e competenza in materia di marchi e design europei, ma è privo di un patrimonio culturale ed esperienziale in materia di diritto dei brevetti e della concorrenza, sicché ci si domanda se sia il luogo istituzionale ottimale per svolgere una funzione di importanza centrale caratterizzata da un elevato grado di tecnicità brevettuale e da rilevanti profili antitrust.
In questa prospettiva, le maggiori criticità riguardano l’opportunità di affidare al Centro di Competenza delicate funzioni fin qui svolte dalle Autorità antitrust e/o dalle Corti nazionali, in particolare la verifica del carattere essenziale del brevetto per l’attuazione dello standard e la quantificazione della royalty aggregata, ossia l’importo complessivo gravante sulle imprese che attuano lo standard per ottenere accesso a tutti i brevetti essenziali. La giurisprudenza, prevalentemente anglosassone, che si è occupata di tali questioni, ha infatti consolidato un sofisticato approccio economico-giuridico per evitare distorsioni anticoncorrenziali che difficilmente potrebbe essere replicato dall’istituendo Centro di Competenza.
Dubbi, infine, sono stati sollevati in merito all’effettiva proporzionalità e sussidiarietà dell’iniziativa legislativa, di cui è stata segnalata da più parti la mancata integrazione con il sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti e del relativo Centro di Mediazione ed Arbitrato[1], con inevitabile aumento dei costi e delle incertezze legate alla creazione ex novo di un’apposita “sezione” dell’EUIPO priva di competenze per affrontare le specificità sopra delineate.
Francesco Santonastaso
[1] Si veda al riguardo la posizione espressa dal Presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), non consultato dalla Commissione UE in relazione alla proposta di Regolamento: https://files.lbr.cloud/public/2023-10/EPO%20Letter%20IAM.pdf?VersionId=Xk2GKKPZ.qRisb5bU4BFaeiLe44oIuGB