Lo scorso 4 luglio, poco più di un anno dopo l’entrata in vigore del sistema brevettuale unitario (1° giugno 2023), la Divisione Locale di Parigi del TUB ha pronunciato la prima decisione di merito avente ad oggetto un’azione di contraffazione di un brevetto europeo (decisione n. 37297/2024 nel caso n. 230/2023)
La fattispecie oggetto del giudizio vedeva contrapposte due società farmaceutiche statunitensi, da un lato la DEXCOM, titolare del brevetto europeo EP3435866 (“EP’866”) relativo ad una tecnologia per il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue dei pazienti diabetici; dall’altro ABBOTT, società che produce e distribuisce sul mercato con il marchio “FreeStyle Libre 2” un analogo sistema di monitoraggio dei livelli di glucosio, ritenuto in contraffazione del brevetto europeo di DEXCOM. Quest’ultima aveva pertanto promosso l’azione di contraffazione nei confronti di dieci società del gruppo ABBOTT onde far accertare la violazione dei propri diritti in tutti i diciassette Stati che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (“UPCA”). Le società convenute avevano a loro volta proposto nel medesimo giudizio domanda riconvenzionale di nullità del titolo azionato da DEXCOM, la quale aveva quindi depositato in via precauzionale due istanze di limitazione (auxiliary requests) del brevetto per l’ipotesi in cui il TUB avesse ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di nullità.
Il giudizio dinanzi al TUB era stato peraltro preceduto da un’azione di contraffazione della frazione tedesca di EP’866 promossa da DEXCOM dinanzi al Tribunale di Mannheim e da una parallela azione di nullità della medesima frazione proposta da ABBOTT dinanzi alla Corte Federale dei Brevetti di Monaco di Baviera. Pertanto, gli atti di contraffazione già sub iudice dinanzi alla corte nazionale tedesca erano stati espunti dall’azione promossa da DEXCOM dinanzi al TUB onde evitare un contrasto di giudicati.
Prima di entrare nel merito della vertenza, il TUB è stato quindi chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da DEXCOM in relazione alla domanda riconvenzionale di nullità. Tale eccezione si basava sul rilievo che DEXCOM aveva espressamente escluso di devolvere alla giurisdizione del TUB gli atti di contraffazione della frazione tedesca del brevetto europeo e che, in relazione a tale frazione, era ancora pendente un’azione di nullità proposta da ABBOTT davanti alla Corte Federale dei Brevetti di Monaco. Sul punto, il TUB ha anzitutto osservato che in base all’art. 76, comma 1, UPCA – secondo cui il TUB può pronunciarsi solo nei limiti delle richieste delle parti – l’attore in contraffazione può legittimamente escludere (“carve-out”) dall’accertamento del TUB le condotte di contraffazione che siano già oggetto di un separato giudizio pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Tuttavia, secondo la Corte, tale principio non può precludere alla parte convenuta di proporre in via riconvenzionale una domanda di nullità del brevetto estesa a tutti i Paesi del TUB, incluso il Paese ove pende l’azione di nullità della corrispondente frazione nazionale. In questi casi, spetta al TUB verificare se sussista un’ipotesi di litispendenza ovvero di connessione ai sensi del Regolamento UE 1215/2012 (“Bruxelles I bis”). Nella fattispecie, ravvisata un’ipotesi di connessione con l’azione di nullità pendente dinanzi alla Corte Federale tedesca precedentemente adita, il TUB ha ritenuto di non sospendere il giudizio, considerato che la sentenza del giudice nazionale non sarebbe stata resa in tempi brevi, e si è pronunciato sulla validità di EP’866 con effetti in tutti i Paesi in cui il titolo era stato nazionalizzato, inclusa la Germania.
Nel merito, il TUB ha dichiarato la nullità di EP’866 per carenza di attività inventiva, bocciando altresì entrambe le istanze di limitazione proposte in via gradata da DEXCOM, siccome ritenute ovvie e formulate in violazione del divieto di estendere l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria (art. 138, comma 1, lett. c) della Convenzione sul Brevetto Europeo – CBE).
Nell’escludere la validità del titolo, la Corte ha ribadito alcuni principi generali in tema di interpretazione delle rivendicazioni in linea con l’art. 69 CBE ed il relativo Protocollo interpretativo, nonché richiamando due recenti decisioni della Corte d’Appello del TUB[1].
La Corte ha quindi rilevato in primo luogo che nella fattispecie la figura dell’esperto del ramo, cui va rapportato il giudizio di non ovvietà del brevetto, dovesse individuarsi in un gruppo eterogeneo di persone, munite di competenze tanto nel campo del monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue, quanto nel settore della progettazione di tecnologie portatili.
Ha poi ribadito che i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, fermo restando che descrizione e disegni vanno utilizzati per interpretare le rivendicazioni. Tuttavia ciò non significa che l’ambito di protezione dipende dal senso stretto e letterale delle rivendicazioni e che descrizione e disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni; né che le rivendicazioni fungono esclusivamente da “direttiva” e che la protezione si estende a ciò che, a parere dell’esperto del ramo, il titolare del brevetto abbia inteso proteggere. Piuttosto, le rivendicazioni devono essere interpretate dal punto di vista dell’esperto del ramo secondo un approccio che garantisca al contempo un’equa protezione al titolare del brevetto ed una ragionevole certezza del diritto ai terzi.
Sulla scorta di tali principi, la Corte ha quindi concluso per la nullità del brevetto europeo azionato da DEXCOM siccome carente di attività inventiva alla luce delle anteriorità prodotte da ABBOTT. Da notare come, nel procedere alla valutazione della non ovvietà del trovato, il TUB non abbia richiamato il noto metodo Problem-Solution-Approachelaborato dalla giurisprudenza dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (e fatto proprio anche dalle nostre Sezioni Specializzate), pur focalizzando di fatto l’indagine sull’anteriorità ritenuta più vicina (closest prior art) tra quelle indicate in atti. Da rilevare inoltre come la Corte abbia rimesso ad un separato procedimento la decisione sulle spese legali da porre a carico della parte soccombente: sotto questo profilo, la richiesta di ABBOTT di liquidare una somma a titolo di provvisionale è stata rigettata dalla Corte in quanto non adeguatamente giustificata.
In definitiva, la decisione qui annotata sembra confermare luci ed ombre del ricorso al TUB: a fronte di una pronuncia “paneuropea”, oltretutto resa in tempi piuttosto rapidi, certamente non comparabili con le tempistiche di un ordinario giudizio di merito dinanzi alle nostre Sezioni Specializzate, il titolare del brevetto europeo rischia – in via riconvenzionale – di perdere il titolo in tutti i Paesi aderenti al TUB in cui lo stesso è stato nazionalizzato, inclusi – ed è questo l’aspetto più rilevante della decisione in commento – i Paesi oggetto di un eventuale carve-out. Va tuttavia segnalato come nella fattispecie il brevetto europeo di DEXCOM fosse già stato revocato in UK prima di adire il TUB, ed anche la Corte Federale di Monaco di Baviera aveva già espresso dubbi sulla sua validità, cosicché la Divisione Locale TUB di Parigi ha finito per allinearsi ai pronunciamenti già resi sul medesimo titolo in altre giurisdizioni nazionali.
[1] Decisioni della Corte d’Appello nei casi n. 335/2023 e n. 1/2024