Due recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE hanno fornito importanti chiarimenti su taluni profili problematici di diritto brevettuale.
Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2025, n. 4131 in tema di contitolarità brevettuale, conferma, benché con una diversa ratio decidendi, i precedenti arresti giurisprudenziali che precludono al singolo comunista, in difetto di convenzione contraria, lo sfruttamento unilaterale del brevetto, tanto nella forma dell’utilizzo diretto del trovato quanto nella forma della concessione della licenza d’uso a terzi.
Questo orientamento – che muove dal richiamo operato dall’art. 6 c.p.i. alle norme codicistiche sulla comunione dei diritti, in quanto compatibili – ha preso forma nelle uniche due occasioni in cui la Corte ha affrontato il tema della contitolarità brevettuale:
- Cass. 265/1981, sotto il vigore dell’art. 20, comma 1, l.inv. (cui corrisponde oggi l’art. 6 c.p.i.), ebbe ad osservare che: <<il contratto di licenza d’uso dei diritti derivanti da un’invenzione brevettata dovuta a più autori richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari del brevetto, oltre che nel caso di concessione con durata ultranovennale, anche nell’ipotesi di concessione al licenziatario dell’esclusiva, poiché questa priva i suddetti contitolari del godimento diretto dell’oggetto della comunione, loro spettante in virtù del primo comma dell’art. 1108>>. Questa posizione – da cui parte della dottrina ha tratto a contrario il principio per cui la concessione di licenza non esclusiva o infranovennale richiederebbe il consenso della maggioranza dei comunisti – riguardava il caso della domanda di risoluzione di un contratto di licenza di un brevetto in contitolarità, e concludeva che, poiché nella specie si discuteva di un contratto con una parte complessa, il regime di esclusiva, non potendo esistere che nei confronti di tutti i contitolari, configurava un’ipotesi di litisconsorzio necessario. In buona sostanza, quindi, la pronuncia si preoccupava più che altro di chiarire i riflessi processuali della contitolarità brevettuale.
- Cass. 5281/2000 ribadì che, viste le norme sulla comunione a cui rinvia l’art. 20 l. inv., <<poiché il comunista non può ai sensi dell’art. 1102 c.c. alterare la destinazione della cosa comune o impedirne agli altri il godimento, ne consegue che, ove non sia stato a ciò autorizzato dagli altri comunisti, egli non può sfruttare unilateralmente l’invenzione e non può cedere a terzi la licenza di sfruttamento del brevetto, in quanto quest’ultima implica la facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l’utilizzazione della stessa idea inventiva, il che priverebbe i contitolari del diritto di esclusiva>>. Oggetto del contendere era qui un atto dispositivo del brevetto, nella forma della cessione della quota di esso o nella concessione in licenza ad un terzo, posto in essere da uno dei contitolari in difetto dell’autorizzazione degli altri.
Da tali precedenti Cass. 4131/2025 qui in commento prende (almeno parzialmente) le distanze, negando che il diritto di esclusiva conferito dal brevetto, ove se ne consentisse lo sfruttamento produttivo al singolo contitolare, risulterebbe irrimediabilmente compromesso e, quindi, che l’utilizzo del singolo priverebbe a sua volta gli altri titolari del loro diritto di esclusiva. Sotto questo profilo, la Corte osserva condivisibilmente che lo ius excludendi alios discendente dal brevetto non si esercita, nell’ipotesi di sua contitolarità, internamente al rapporto di comunione (e cioè in relazione agli altri contitolari), quanto piuttosto esternamente ad esso, ossia nel rapporto con i terzi estranei al brevetto. Inoltre, il brevetto può certamente essere sfruttato allo stesso modo ed in pari tempo da tutti i contitolari, sicché l’esclusiva che esso determina a vantaggio di uno di essi non può essere lesa dall’uso che altri ne faccia se ciò non impedisce al primo un uso analogo.
Ciò nonostante, ad avviso della Corte, il divieto imposto a ciascun contitolare di non alterare la destinazione della cosa comune (art. 1102 c.c.) preclude al singolo comunista, in difetto di patti contrari, lo sfruttamento unilaterale del brevetto, e ciò in quanto il brevetto ha per sua natura una “vocazione al mercato”, intesa come potere del titolare di modulare modi e forme di sfruttamento commerciale del brevetto, che risulterebbe compromessa dallo sfruttamento individuale, pregiudicando il diritto degli altri contitolari di ritrarre dal brevetto i benefici che l’esclusiva loro concessa era in grado di assicurare.
Donde il principio di diritto per cui: <<In materia di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell’art. 6, comma 1, c.p.i. alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso, che in difetto di convenzione contraria, a mente dell’art. 1102, comma 1, c.c. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere uti singulus in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell’altro o degli altri contitolari>>.
In realtà, per quanto la Corte si sforzi di argomentare questa nuova impostazione, che ha comunque il pregio di superare le precedenti obiezioni fondate sulla pretesa lesione del diritto di esclusiva spettante agli altri comunisti, la sentenza in commento lascia irrisolti i nodi problematici che erano stati evidenziati dal giudice distrettuale.
In particolare, era stato (giustamente) rilevato che affermare che ciascun contitolare del brevetto cointestato non possa fare uso dei diritti discendenti dal brevetto, significa svuotare completamente di contenuto il diritto di proprietà. Si tratterebbe, infatti, di un diritto del tutto privo dei contenuti immediatamente esercitabili, necessitando sempre e comunque del placet dell’altro titolare, anche solo per poter fare ciò per cui il brevetto usualmente viene richiesto, e cioè procedere all’industrializzazione dell’invenzione e alla commercializzazione dei prodotti che ne costituiscono l’attuazione. Inoltre, se la contitolarità del brevetto non consentisse alcuna forma di godimento diretto della cosa comune (e cioè del diritto di privativa), la cessione della quota diventerebbe nella sostanza impossibile, posto che nessuno avrebbe interesse ad acquisire un diritto non esercitabile in via diretta ed immediata e bisognevole sempre e comunque del consenso degli altri comunisti.
In definitiva, un nuovo intervento chiarificatore della Cassazione appare decisamente auspicabile.
Di competenza giurisdizionale in materia di azioni di contraffazione e di nullità di un brevetto europeo, si occupa invece la sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte di Giustizia UE (causa C-339/22)[1]. Il rinvio pregiudiziale riguarda in particolare il rapporto tra: (i) l’art. 24, punto 4, del Regolamento Bruxelles I bis (Regolamento UE 1215/2012), che attribuisce la competenza esclusiva in materia di registrazione e validità di brevetti, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, ai giudici nazionali nel cui territorio il brevetto è stato depositato o concesso, ovvero nazionalizzato nel caso di brevetto europeo, e (ii) l’art. 4, par.1, del medesimo regolamento, che fissa il criterio generale del domicilio del convenuto, applicabile anche alle azioni di contraffazione del brevetto.
Due i quesiti rimessi alla Corte:
- Se un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, investito di un’azione di contraffazione del brevetto rilasciato in altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, il convenuto contesti mediante eccezione la validità del brevetto azionato;
- Se l’art. 24, punto 4, del Regolamento Bruxelles I bis si applica anche qualora il brevetto azionato sia rilasciato o validato in uno Stato terzo.
Per quanto concerne la prima questione, la Corte ha anzitutto ricordato che la competenza esclusiva – per le azioni di nullità – del giudice dello Stato membro di rilascio o convalidazione del brevetto, è giustificata sia dal fatto che il rilascio dei brevetti comporta l’intervento dell’amministrazione nazionale, sia dal fatto che tali giudici sono nella posizione migliore per conoscere dei casi in cui la controversia verte sulla validità del brevetto o sull’esistenza del deposito o della registrazione, tanto è vero che in diversi Stati membri il relativo contenzioso è riservato a giudici specializzati (punto 36 della sentenza, che richiama in senso conforme la sentenza del 13 luglio 2006, GAT, causa C‑4/03, punti 22 e 23).
Sicché, ove il convenuto in un’azione di contraffazione eccepisca la nullità del brevetto, il giudice adito sulla scorta del forum rei non può constatare, in via incidentale, la nullità del brevetto, ma deve dichiararsi incompetente in favore del giudice dello Stato membro di rilascio del brevetto.
Tuttavia, ad avviso della Corte, ciò non significa che il giudice adito debba contestualmente spogliarsi della causa di contraffazione: infatti, benché l’esame della domanda di contraffazione implichi un’analisi approfondita della portata della protezione conferita dal brevetto alla luce della normativa nazionale applicabile, il giudice competente a conoscere dell’azione di contraffazione non perde detta competenza per il solo fatto che il convenuto abbia eccepito l’invalidità del brevetto azionato (punto 41 della sentenza). Al più, qualora lo ritenga giustificato, in particolare se ritiene che il brevetto possa essere annullato dal giudice nazionale competente, può sospendere il giudizio di contraffazione in attesa di una pronuncia sulla nullità del brevetto (punto 51 della sentenza, che richiama per analogia la sentenza del 12 luglio 2012, Solvay, causa C-616/10, punto 49).
Diverso il discorso laddove, come prospettato con la seconda questione pregiudiziale, il brevetto azionato nell’azione di contraffazione e la cui validità venga eccepita dal convenuto, sia stato rilasciato o convalidato in uno Stato terzo. In tal caso, ad avviso della Corte, occorre verificare:
- Se lo Stato terzo di rilascio del brevetto sia membro della Convenzione di Lugano, posto che tale convenzione contiene, al suo art. 22, punto 4, una norma analoga a quella di cui all’art. 24, punto 4, del Regolamento Bruxelles I bis; in caso negativo
- Se lo Stato terzo di rilascio del brevetto abbia concluso, anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 44/2001, con lo Stato membro del giudice adito per l’azione di contraffazione, una convenzione bilaterale che riconosce ai giudici dello Stato terzo la competenza esclusiva a conoscere delle azioni di nullità del brevetto; in caso ulteriormente negativo
- Se la competenza del giudice della contraffazione a pronunciarsi anche sulla validità del brevetto non interferisca con il principio di non ingerenza, in forza del quale uno Stato non può interferire nelle cause che rientrano essenzialmente nella competenza nazionale di un altro Stato.
La Corte osserva, quindi, che laddove la questione della validità del brevetto venga introdotta dal convenuto in forma di eccezione (e non di domanda riconvenzionale), la decisione del giudice adito non è tale da incidere sull’esistenza o sul contenuto del brevetto nello Stato terzo, in quanto tale decisione ha effetto esclusivamente inter partes, ossia una portata limitata alle parti in causa (punto 75 della sentenza). Pertanto, in assenza di convenzioni internazionali o bilaterali di segno contrario, laddove il convenuto in contraffazione eccepisca la nullità del brevetto azionato rilasciato o convalidato in uno Stato terzo, il giudice dello Stato membro adito per l’azione di contraffazione è competente a conoscere anche della validità di tale brevetto.
Donde la risposta alle due questioni pregiudiziali:
1) <<L’articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, investito in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto, mentre la competenza a statuire su tale validità spetta esclusivamente ai giudici di tale altro Stato membro.
2) L’articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, non conferisce alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato. Se un giudice di uno Stato membro è investito, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo nell’ambito della quale è sollevata, mediante eccezione, la questione della validità di tale brevetto, detto giudice è competente, in applicazione di detto articolo 4, paragrafo 1, a statuire su tale eccezione, dato che la sua decisione al riguardo non è tale da incidere sull’esistenza o sul contenuto di detto brevetto in tale Stato terzo oda comportare la modifica del registro nazionale di quest’ultimo>>
[1] Il testo integrale della sentenza è disponibile all’indirizzo: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=295685&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9718161