In un nostro precedente contributo abbiamo dato conto della sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte di Giustizia UE nel caso BSH v. Electrolux (causa C-339/22): la sentenza ha affermato il principio di diritto per cui, in un’azione di contraffazione brevettuale, il giudice dello Stato membro adito sulla base del criterio del domicilio del convenuto è competente a pronunciarsi in merito alla contraffazione di un brevetto rilasciato in altro Stato membro, anche qualora il convenuto eccepisca la nullità del titolo.
Una recente ordinanza della Divisione Locale di Milano del TUB (ordinanza dell’8 aprile 2025 nel caso 792/2024 Alpinestars v. Dainese, disponibile qui) ha esteso tale principio alla giurisdizione del Tribunale unificato ed ha chiarito che la sua competenza si estende anche alla contraffazione di brevetti europei nazionalizzati in Stati membri non aderenti all’Accordo sul TUB, purché il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro contraente. Tale conclusione si fonda sul combinato disposto degli articoli 4(1), 71 e 71 bis del Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis), come modificato dal Reg. (UE) 542/2014, e sugli articoli 32 e 34 dell’Accordo sul Tribunale unificato.
Nel caso all’attenzione della divisione milanese, il convenuto nell’azione di contraffazione aveva contestato mediante una preliminary objection la competenza del TUB a conoscere della contraffazione della frazione spagnola del brevetto dedotto in lite, non avendo la Spagna, come noto, aderito al sistema brevettuale unitario.
Nel rigettare l’eccezione preliminare, il Tribunale ha anzitutto ricordato come il TUB sia espressamente assimilato ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro UE dall’art. 71 bis del Regolamento Bruxelles I bis, cosicché esso è soggetto all’intero apparato normativo e giurisprudenziale comunitario in materia di riconoscimento e competenza giurisdizionale, al pari di un tribunale nazionale. Quindi, facendo applicazione dei principi espressi dalla CGUE, il Tribunale si è dichiarato competente a pronunciarsi anche sulla contraffazione della porzione spagnola del brevetto: in particolare, ad avviso della corte, l’art. 34 dell’Accordo sul Tribunale unificato, secondo cui le decisioni del TUB si applicano al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto, disciplina l’ipotesi in cui il brevetto europeo dedotto in lite sia stato nazionalizzato solo in alcuni tra gli Stati membri contraenti, mentre lascia impregiudicata la competenza del TUB in forza del Regolamento Bruxelles I bis in relazione a brevetti europei nazionalizzati in Paesi (come appunto la Spagna o il Regno Unito) non aderenti al sistema.
L’orientamento espresso dalla Divisione Locale di Milano si inserisce peraltro in un filone giurisprudenziale che ha già trovato conferma in due recenti pronunce:
- La decisione della Divisione Locale di Düsseldorf del 28 gennaio 2025 nel caso Fujifilm v Kodak (caso n. 355/2023 disponibile qui), in cui la corte ha confermato la propria giurisdizione su atti di contraffazione commessi nel Regno Unito;
- L’ordinanza della Divisione Locale di Parigi del 21 marzo 2025 (Mul-T-Lock v IMC Créations, caso 702/2024 disponibile qui), in cui la giurisdizione del TUB è stata riconosciuta anche per le frazioni spagnola, svizzera e britannica del brevetto azionato in giudizio, con esplicito richiamo ai principi della CGUE.
L’approccio estensivo delle divisioni locali del TUB presenta, quindi, profili di indubbia coerenza sistematica con il diritto dell’UE, ma solleva anche interrogativi rilevanti sul piano dell’eseguibilità e del rispetto della sovranità territoriale. In particolare, l’efficacia pratica delle decisioni del TUB in Stati terzi (come Spagna, UK e Svizzera) resta subordinata al diritto interno e/o a convenzioni bilaterali, sicché sarà interessante osservare se e in che misura gli ordinamenti dei Paesi terzi si mostreranno disponibili a riconoscere e far valere decisioni rese da una corte sovranazionale come il TUB, alla luce dei principi di sovranità, territorialità e ordine pubblico.
In ogni caso, l’eventuale contestazione della validità della frazione nazionale del brevetto europeo nazionalizzato in uno Stato non aderente al sistema brevettuale unitario non potrà essere decisa dal TUB, che potrà pronunciarsi solo incidentalmente sulla nullità del titolo nell’ambito di un’azione per contraffazione, quindi con efficacia inter partes.