Con una decisione resa il 14 agosto 2025, la Divisione di Opposizione EUIPO ha negato la registrazione del marchio
richiesto per servizi di spedizione e trasporti, a seguito dell’opposizione proposta da Max Mara Fashion Group, titolare del marchio “MAX & CO.” di indiscussa notorietà in Italia nel settore dell’abbigliamento.
Facendo applicazione dell’art. 8, paragrafo 5, RMUE, che attribuisce ai marchi che godono di notorietà una tutela che esorbita il limite della identità o affinità tra prodotti o servizi, la Divisione di Opposizione ha ritenuto che, a causa del livello di notorietà del marchio anteriore e dell’elevato grado di somiglianza tra i marchi a confronto, il pubblico potesse istituire un “nesso” mentale tra i segni: in particolare, si argomenta, trovandosi di fronte ad un vettore che utilizzi il segno “MAX & CO”, i consumatori interessati potrebbero essere indotti a credere che i servizi di spedizione e trasporto provengano dalla nota casa di moda ovvero, in maniera più generica, che la merce trasportata provenga da tale impresa.
Presupposto di tale conclusione è che i servizi di trasporto possono astrattamente riguardare qualsiasi tipo di categoria merceologica, inclusi articoli di abbigliamento, e che, nelle odierne prassi di commercio online, i produttori di vestiti giocano spesso un ruolo proattivo anche nella spedizione e trasporto degli stessi, una volta acquistati sulle loro pagine internet o piattaforme dedicate.
L’EUIPO ha quindi ritenuto che l’indebito vantaggio del terzo – una delle condizioni alternative previste dalla norma perché operi la protezione allargata del marchio rinomato – risiedesse nell’agganciamento parassitario alla reputazione del noto marchio di abbigliamento, suggerendo una sua specializzazione nel trasporto di merci legate al settore della moda e inducendo così il consumatore ad attribuire al terzo le medesime capacità logistiche di una casa di moda ampiamente presente sul territorio italiano, riconoscendo al terzo la stessa abilità nella gestione di flussi di lavoro legati a un elevato volume di prodotti, con la puntualità e la precisione che ci si aspetterebbe da un’eccellenza nel settore dell’abbigliamento.
Da qui l’accoglimento dell’opposizione ed il conseguente rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi richiesti.
La decisione si apprezza per un certo grado di realismo nella valutazione del nesso (o associazione) tra i marchi a confronto, riconoscendo che la centralità dell’e-commerce nelle abitudini di consumo del pubblico è in grado di ridurre in maniera significativa la distanza tra i prodotti/servizi a confronto, con l’effetto di suggerire un link tra prodotti e servizi di per sé merceologicamente lontanissimi anche quando il marchio anteriore non sia veramente di alta rinomanza.
La presenza di chiari “elementi di contatto” tra i prodotti/servizi in comparazione (nella fattispecie, il fatto che le case di moda si avvalgano di servizi di spedizione e trasporto per la consegna degli abiti acquistati su internet) può quindi contribuire ad istituire un’associazione non confusoria (bensì in chiave di agganciamento parassitario) al marchio notorio, anche nei casi in cui – come rilevato dalle primissime sentenze della nostra giurisprudenza in argomento – vi sia una rilevante distanza merceologica tra i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, oppure quando il marchio rinomato sia stato sempre e solo utilizzato per un’unica tipologia di prodotti, grazie ai quali ha acquisito un’aura di celebrità e qualità, e non appare ragionevolmente prevedibile un ampliamento fuori da quell’ambito.