Il 6 marzo 2026 la Corte d’appello UPC ha disposto il primo referral alla Corte di Giustizia UE nella storia del Tribunale Unificato dei Brevetti. Il rinvio pregiudiziale (ordinanza del 6 marzo 2026 negli appelli riuniti 789/2025 e 813/2025 Dyson v. Dreame & Eurep, disponibile qui) sottopone alla Corte di Giustizia quattro quesiti relativi alla c.d. long-arm jurisdiction dell’UPC, ossia la competenza internazionale del Tribunale Unificato che, come noto, è determinata conformemente al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles 1-bis).
Il Regolamento Bruxelles I-bis, come novellato – in occasione dell’istituzione del Tribunale Unificato – dal Regolamento 542/2014 (con l’inserimento degli articoli 71-bis-ter-quater-quinquies) ha esteso la giurisdizione dell’UPC, quale autorità giurisdizionale comune a più Stati membri, anche a convenuti non domiciliati in uno Stato membro, altrimenti soggetti all’art. 6 del Regolamento che rinvia alle leggi nazionali per stabilire la competenza. Inoltre, sull’abbrivio della recente sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte di Giustizia UE nel caso BSH v. Electrolux (causa C-339/22), diverse pronunce del Tribunale Unificato hanno chiarito che, laddove il convenuto in un’azione di contraffazione di un brevetto europeo sia domiciliato in uno Stato membro aderente all’accordo istitutivo UPC, la competenza della Corte unificata si estende anche alla violazione di brevetti europei nazionalizzati in Stati non aderenti al sistema brevettuale unitario (nello specifico, Spagna e Regno Unito).
In questo contesto si inserisce la controversia all’origine del rinvio pregiudiziale, che vede Dyson, nota multinazionale britannica specializzata nella produzione e commercializzazione di elettrodomestici, agire in via cautelare dinanzi alla Divisione Locale di Amburgo per violazione del brevetto europeo che tutela il famoso prodotto “Airwrap”. Il brevetto è stato munito di effetto unitario l’8 maggio 2025 ed è stato nazionalizzato anche in Spagna. Dyson ha quindi richiesto ed ottenuto una inibitoria cautelare nei confronti di Dreame International, società con sede a Hong Kong che produce e commercializza prodotti ritenuti interferenti con il brevetto Dyson, nonché contro Eurep, società tedesca che sul prodotto contestato figura come authorised representative ai sensi della normativa europea sulla sicurezza dei prodotti, con compiti di contatto con autorità e consumatori e di conservazione della documentazione tecnica. L’inibitoria è stata concessa per l’intero territorio UPC e per il territorio spagnolo, dove come detto il brevetto europeo di Dyson è stato regolarmente validato.
Investita degli appelli alla decisione di prime cure interposti da Dyson e da Dreame International, la Corte d’appello UPC ha ritenuto di sospendere parzialmente il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE quattro quesiti volti a chiarire i criteri in base ai quali – secondo Bruxelles 1-bis – il Tribunale Unificato ha titolo per estendere la propria competenza giurisdizionale a convenuti domiciliati in Stati terzi allorché vengano in rilievo atti di contraffazione commessi in Stati membri non aderenti al sistema UPC . I quesiti riguardano, in sintesi, tre profili:
- Se un soggetto stabilito in uno Stato membro aderente al sistema UPC (nel caso di specie, Eurep) possa fungere da anchor defendant o comunque da “collegamento” giurisdizionale a norma dell’articolo 8(1) Bruxelles 1-bis per attrarre davanti al Tribunale Unificato un convenuto stabilito in uno Stato terzo (Dreame), allorché la domanda riguardi anche la frazione del brevetto europeo efficace in uno Stato non aderente al sistema unitario (Spagna);
- Se il Tribunale Unificato possa disporre misure cautelari nei confronti di un soggetto stabilito in uno Stato terzo per atti di contraffazione riguardanti sia Stati UPC sia Stati membri non UPC, allorché il prodotto controverso sia offerto in vendita tramite siti web sostanzialmente identici salvo che per la lingua;
- Se un rappresentante autorizzato per finalità di sicurezza del prodotto controverso possa essere qualificato come intermediario e come tale destinatario di una inibitoria cautelare ai sensi dell’articolo 9(1)(a) Direttiva (UE) 2004/48 (c.d. Direttiva Enforcement)
La richiesta di interpretazione pregiudiziale mira quindi a delimitare in modo più netto il rapporto tra:
- territorialità del brevetto europeo nelle sue parti nazionali;
- competenza del giudice del domicilio del convenuto;
- cumulo soggettivo ex articolo 8, paragrafo 1, Bruxelles I bis;
- nozione di “intermediario” nella direttiva Enforcement.
In questa prospettiva, il rinvio si colloca nel solco tracciato dalla sentenza Electrolux, ma ne amplia significativamente la portata. Se, in quel precedente, il punto di equilibrio riguardava essenzialmente il rapporto tra azione di contraffazione di un brevetto europeo ed eccezione di nullità con riferimento ai criteri di competenza esclusiva di cui all’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis, nel caso ora in esame l’interrogativo si sposta su un terreno ancor più sensibile: quello della possibile proiezione della giurisdizione del Tribunale Unificato oltre il perimetro strettamente coincidente con gli Stati aderenti all’Accordo UPC, sia in relazione a Stati membri dell’Unione non partecipanti, sia in relazione a convenuti stabiliti in Paesi terzi. È, dunque, il modello stesso di enforcement brevettuale che viene posto sotto scrutinio, in una tensione evidente fra esigenze di concentrazione della tutela e persistenza del principio di territorialità del diritto brevettuale.
Come è stato acutamente osservato, il profilo probabilmente più delicato riguarda la possibile qualificazione dell’authorized representative come intermediario a norma della direttiva Enforcement: se la Corte di Giustizia dovesse ritenere che un rappresentante autorizzato agli effetti della normativa europea sulla sicurezza dei prodotti, può essere il destinatario di provvedimenti inibitori conseguenti alla violazione di un brevetto europeo (benché non svolga in concreto alcuna attività di promozione o offerta in vendita del prodotto in contraffazione), si allargherebbe sensibilmente (e forse discutibilmente) il novero dei soggetti “aggredibili” in via cautelare nelle catene di commercializzazione dei prodotti importati nell’Unione. Come agevole intuire, ciò avrebbe conseguenze significative non solo sul contenzioso brevettuale, ma anche sulla strutturazione dei modelli distributivi da parte di imprese extra-UE.