di Francesco Santonastaso e Chiara Agatiello
Lo scorso 8 settembre, la Corte di giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione della nozione di «giusto motivo» di cui agli articoli 9, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento sul Marchio UE e 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, nell’ipotesi in cui tale nozione sia invocata da un terzo che utilizzi, senza il consenso del titolare, un segno identico o simile a un marchio che gode di notorietà.
La decisione è stata pronunciata nell’ambito di una controversia tra il partito belga Vlaams Belang e la nota multinazionale svedese IKEA, in ragione dell’utilizzo – nell’ambito della campagna politica dal titolo «IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» (“l’immigrazione può davvero essere diversa”), del segno “IKEA”, della sua veste grafica e di elementi che richiamavano le istruzioni di montaggio del gruppo. Il Vrijheidsfonds VZW, l’associazione senza scopo di lucro che conduceva la campagna politica per conto del partito, riconosceva di avere deliberatamente sfruttato la notorietà dei marchi IKEA per amplificare il messaggio politico, sostenendo al contempo che la libertà di espressione e la parodia politica costituissero un “giusto motivo” per tale uso.
Investito dell’azione di contraffazione del marchio proposta dalla multinazionale svedese del mobile, il Tribunale delle imprese di Bruxelles riteneva necessario interpellare la Corte di giustizia UE per stabilire se l’utilizzo, senza il consenso del titolare, di un segno identico o simile a marchi notori del Benelux e dell’Unione europea potesse essere giustificato dall’esercizio della libertà di espressione. La Corte veniva quindi investita della questione pregiudiziale volta a stabilire se la libertà di espressione, compresa la libertà di espressione politica e la parodia, possa costituire un «giusto motivo» di utilizzo dell’altrui marchio notorio ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
La Corte afferma anzitutto un principio di notevole rilevanza sistematica: la libertà di espressione, compresa quella politica e la parodia politica, possono costituire un “giusto motivo” ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafi 2, lettera c), e 6, della Direttiva 2015/2436, che giustifica l’utilizzo da parte del terzo di un marchio di rinomanza. Non è tuttavia sufficiente invocare astrattamente la libertà di espressione: il terzo deve indicare le ragioni concrete per le quali l’uso del marchio è funzionale all’esercizio di tale libertà e dimostrare che esse prevalgono sugli interessi del titolare. In questa prospettiva, la Corte esclude espressamente che la semplice invocazione della freedom of expression possa svuotare di contenuto la tutela rafforzata del marchio notorio, cosicchè spetta al giudice nazionale effettuare il necessario bilanciamento tra i diritti esclusivi e gli interessi del titolare del marchio, da un lato, e, la libertà di espressione e gli interessi del terzo, dall’altro.
A tal fine, la Corte individua diversi criteri pertinenti.
In primo luogo, occorre considerare l’intenzione del terzo. L’utilizzo del marchio non deve essere finalizzato ad arrecare pregiudizio al marchio stesso, a porsi nel suo solco, a trarre indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, né a pregiudicare tali elementi. Il terzo deve, pertanto, dimostrare che l’utilizzo del marchio muove da un’intenzione diversa da quella di nuocere alla notorietà del marchio o di arrecare un pregiudizio al suo titolare.
In secondo luogo, l’utilizzo può essere giustificato quando sia volto a veicolare un’idea o un’opinione relativa al marchio, al suo titolare, alle sue pratiche commerciali, ai suoi prodotti o ai suoi servizi; quando sia diretto ad avviare o alimentare un dibattito di interesse generale; oppure quando l’impiego del marchio sia necessario, ad esempio, in ragione del significato linguistico di uno dei suoi elementi o del fatto che quest’ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o faccia parte del linguaggio corrente. Nell’ambito di tale valutazione devono essere prese in considerazione anche la parodia e la satira, in quanto forme di espressione artistica e di commento sociale che, attraverso l’esagerazione e la deformazione della realtà che le caratterizzano, possono contribuire a un dibattito di interesse generale.
In terzo luogo, occorre considerare le conseguenze dell’utilizzo del segno per il titolare del marchio e per la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione. A tale riguardo, il giudice nazionale deve tenere conto, in particolare:
- dell’intensità dell’utilizzo del segno;
- dell’ampiezza dell’utilizzo e delle modalità prescelte;
- del grado di notorietà del marchio;
- del grado di somiglianza tra il segno utilizzato e il marchio;
- della possibilità che l’utilizzo induca il pubblico a ritenere che il titolare condivida il messaggio politico veicolato o le idee politiche sostenute, o addirittura che le approvi, anche qualora i suoi valori siano fondati sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio.
Sulla base di tali criteri, la Corte passa quindi a esaminare le circostanze del caso concreto e rileva che, per quanto riguarda l’eventuale contributo dell’utilizzo del marchio a un dibattito di interesse generale, l’elemento verbale dei marchi “IKEA” è un acronimo privo di un significato tale da giustificarne l’utilizzo e che i marchi IKEA non sono divenuti un riferimento culturale pubblico. Osserva poi che l’utilizzo contestato non mirava ad alimentare un dibattito riguardante il titolare del marchio: benché il giudice di merito avesse suggerito un utilizzo del marchio a fini parodistici, la Corte sottolinea che il dibattito sulla politica in materia di asilo e immigrazione non presenta alcun legame con i marchi IKEA.
Quanto alle conseguenze dell’utilizzo del marchio notorio, la Corte rileva che il marchio IKEA è stato diffuso in più occasioni, in particolare su Internet, raggiungendo così un pubblico potenzialmente illimitato. La Corte osserva, quindi, che l’associazione del marchio al politico in materia di asilo e immigrazione è suscettibile di creare un collegamento con un messaggio politico incompatibile con la neutralità politica associata al marchio. Tenuto conto dell’intensità, dell’ampiezza e delle modalità dell’utilizzo, nonché dell’elevato grado di somiglianza tra i segni a confronto, la Corte ritiene pertanto che tale utilizzo possa arrecare un danno significativo alla notorietà dei marchi IKEA e agli interessi del loro titolare. Ne consegue che, fatta salva la verifica spettante al giudice nazionale, l’utilizzo contestato non può essere ricondotto alla nozione di «giusto motivo».
In conclusione, il riconoscimento della libertà di espressione quale possibile “giusto motivo” per l’utilizzo non autorizzato di un marchio notorio potrebbe, a prima vista, apparire come una significativa espansione delle possibilità di utilizzare marchi altrui per finalità politiche, artistiche, umoristiche o parodistiche. L’articolata motivazione della sentenza in commento, invece, restringe sensibilmente la portata pratica di questo principio.
Infatti, il rischio di una indebita associazione politica suona come un elemento che rafforza la posizione del titolare: quanto più il marchio è noto e quanto più il messaggio politico è estraneo o incompatibile con i valori del brand, tanto più problematica diventa l’appropriazione della sua identità visiva anche per finalità estranee all’uso del segno “nel commercio”.
Peraltro, la portata della sentenza non è limitata all’uso del marchio notorio nel contesto del dibattito politico, donde il timore – espresso dai primi commenti al rinvio pregiudiziale – che il riconoscimento generalizzato della libertà di espressione quale “giusto motivo” potesse aprire la strada a fenomeni di free riding commerciale “travestiti” da utilizzi parodistici del marchio.
Fortunatamente, la sentenza non consente ai contraffattori di fare affidamento, in simili circostanze, su una giustificazione tanto vaga: come era prevedibile, la Corte sottolinea che l’uso giustificato dalla libertà di espressione non deve avvenire in un contesto strettamente commerciale, ma deve contribuire a un dibattito di interesse pubblico. E quando l’uso non avviene in un contesto politico, la Corte fa riferimento al criterio della necessità. Non basta, cioè, che l’uso sia divertente, provocatorio o comunicativamente efficace: deve esistere una ragione riconducibile all’esercizio della libertà di espressione che giustifichi proprio l’appropriazione di quel marchio.
In ultima analisi, pur affidando al giudice nazionale il compito di bilanciare il conflitto tra diritti di marchio e libertà di espressione, la sentenza conferma, in larga misura, la forte protezione riconosciuta ai marchi notori contro l’agganciamento parassitario, senza fornire alibi ai terzi che cerchino di invocare la libertà di espressione quale giustificazione per sfruttare, a proprio vantaggio commerciale, la notorietà associata a tali marchi.
Il fulcro dell’analisi risiede quindi nel bilanciamento affidato al giudice nazionale, che deve tenere conto dell’intenzione del terzo, dell’eventuale contributo dell’utilizzo a un dibattito di interesse generale e delle conseguenze di tale utilizzo per il marchio e per il suo titolare. Nell’ambito di tale valutazione, anche la parodia e la satira possono assumere rilievo, senza che ciò comporti, tuttavia, una prevalenza automatica della libertà di espressione sui diritti esclusivi del titolare del marchio.
